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善用“禁止反悔原则”和“捐献原则”

来源: 杨晓敏律师 时间:2017-09-19
正文
  案例点评:
  该案能胜诉,我总结归纳了,有以下两点:
  一、我们调取了原告在申请专利过程中的答复意见,从而使用“禁止反悔原则”,认为原告在专利审批过程中,通过修改和意见陈述所表明的不属于其专利权保护范围的内容,在诉讼阶段使用同等原则重新囊括到专利权保护范围内的,是被禁止的。在以往的专利侵权案件中,作为被告,我们一般会采取先申请授权专利检索,找到对比文件,然后请求无效原告的专利。如果涉案专利能在专利复审委阶段被无效掉,那么该案被告自然就胜诉。
  但是在该案中,我们采取了上面的程序,涉案专利仍然被维持有效,并且我们发现对比文件也很少。为了能够找到更多的对比文件,我们向国家知识产权局申请调取了原告在申请涉案专利时的答OA意见,在原告的答复意见中,我们发现了原告当初为了获得涉案专利的授权,通过修改和意见陈述对其权利要求进行了限定。我们抓住这一点,在庭审过程中,向法庭阐述了“禁止反悔原则”。所谓“禁止反悔原则”是指专利法上的审批过程禁反言(prosecution history estoppel)。是专利侵权诉讼中的一种法律规则,其含义是,专利权人如果在专利审批(包括专利申请的审查过程或者专利授权后的无效、异议、再审程序)过程中,为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩(如限制性的修改或解释),则在主张专利权时,不得将通过该限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围。通过使用这个原则,我们区别了涉案产品和原告的专利产品不同的一个技术特征,即E和E1的区别。
  二、善用“捐献原则”,对同等原则进行限制。所谓捐献原则是指如果专利权人在专利说明书中公开了某个实施方案(embodiment),但在专利申请的审批过程中没有将其纳入或试图将其纳入权利要求的保护范围,则该实施方案被视为捐献给了公众,当专利申请被授权后,专利权人在主张专利权时不得试图通过等同原则等将其重新纳入权利要求的保护范围。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定, 对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。
  具体到本案中,涉案发明专利说明书附图公开了环形保持圈的下端和所述环形弹性体联接器之间连接,该弹性体联接体一直延伸到壳体顶盖上部这一技术方案,但这一技术方案在权利要求书中未记载,更准确地说,在意见陈述和答复意见中放弃了。那么在诉讼阶段,通过同等原则再请求纳入保护范围,是得不到法院支持的。
  此外,我们还需要学习,专利侵权判定的原则为“全面覆盖原则”。所谓“全面覆盖原则”,即全部技术特征覆盖原则,指如果被控侵权产品包含了专利权利要求中记载的全部必要技术特征,则落入专利权的保护范围。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。
  被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。
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